有关专利审查要求的条例会对在2013年4月1日后提出审查要求的专利申请进行实施。
因此如果申请人希望其申请依照现行较为宽松的法规作审查,建议申请人必须在2013年4月1日前:
- 对现有的专利申请,向澳大利亚专利局提交专利审查要求书。
- 对PCT的专利申请,向澳大利亚专利局提交进入澳大利亚国家阶段的申请,并同时向澳大利亚专利局提交专利审查要求书。
- 对在12个月内的新专利申请,向澳大利亚专利局提交专利公约的申请,并同时向澳大利亚专利局提交专利审查要求书。
新的法规修改多项有关专利审查的要求,其中包括专利的创造性、实用性、说明说内容的详尽性。
专利的创造性
一项发明具备创造性,是指该发明与申请日以前的技术相比,该项发明有显著的进步。在澳大利亚所谓以前的技术包括所属技术领域人员具备的一般常识,或加上已出版的文献作参考。新法例就对所属技术领域人员具备的一般常识和出版的文献的函义作出修改。
在澳大利亚审核专利是否有创造性时,会将新发明,与所属技术领域人员具备的一般常识作比较。既然是常识,就是说在所属技术领域中,大部技术人员共有的知识。这包括所属技术领域中一些特殊知识,以及所属技术领域外,一般人都有的常识。在争辩时,各方会传召专家作证供去帮助法官式审查员界定那些知识才是一般常识。
在新法例推行前,这个一般常识是局限在澳大利亚境内的一般常识。故此在引证创造性的时候,就必须找澳大利亚境内的所属技术领域人员作供,而不能使用海外的所属技术领域人员。因为澳大利亚境内的所属技术领域人员所有的一般常识未必等同其他地方所属技术领域人员所有的一般常识。例如:一个中国的所属技术领域人员所具备的一般常识,未必与一个澳大利亚的所属技术领域人员所具备的一般普及知识相同。因为一些中国文化可能对于中国人是普通常识,相对一般澳大利亚人就不能萛是常识。反之亦然。
因此同一个申请,中国专利局可能断定该项发明缺乏创造性时,但澳大利亚专利局未必能引用同样的理由去否决申请。反而往往因为这种地域上的局限,审查人员未能找到在澳大利亚境内相等的一般常识,至使专利申请较易通过审查。又往往因为很难在澳大利亚找到具备与外国人相同的一般常识的所属技术领域人员作证供,获颁发了的专利也不容易被推翻。新法例删除了这种地域上的局限,审核创造性时,可以函盖所有地方的一般常识。因此辨论创造性的时候,可以传召外国的所属技术领域人员作证。
这方面新的改动加高了取得专利的难度,因为扩大了一般常识的领域,所以增加了将来推翻专利的可能性,从而削弱了专利的稳固性。因为一般常识再没有地域上的局限,故此只要任何地区发出否决发明具备创造性的报告,澳大利亚专利局都可以依样画葫芦,向申请人发出同样的否决报告。使申请人有更一致的审查结果。在推翻已颁发专利的过程上,也可以传召世界各地的所属技术领域人员作证。故此在外国用以推翻专利过程,控辩双方的证人证供部照样可在澳大利亚引用了。在推翻专利的程序上,方便了控辩两方,及减省了需要寻找澳大利亚专家的时间和资源。
除此以外,新法例也删除在审查创造性时,引用出版文献的相关规限。在新法例推行前,要引用申请日前出版的文献去否定发明的创造性时,引用者必须确立所属技术领域人员可以取得该文献,并且明白该文献及认定该文献与发明是有相关的。新例删除了这三项的要求。
在新法例实行以前,由于上述所属技术领域人员的一般常识局限在澳大利亚境内人仕的一般常识,审查人员很难证明所属技术领域人员可以取得或明白一些艰僻难寻或不同语言的文献。在引用一些非所属技术领域的文献时,也因为不容易确立所属技术领域人员会认为该文献与发明有关连,而未能成功以此为由反对发明的创造性。例如一项有关澳大利亚榄球运动用的贴带发明,各方同意所属技术领域人员没有翻查美国的专利文献习惯,因此断定属技术领域人员不能取得及明白美国的专利文献。虽然该文献所述与发明甚为相近,但由于断定属技术领域人员不能取得及明白该项文献而不被接纳引用。
新法例实行后,因为所属技术领域人员的一般常识没有地域上的局限,引用文献时也无需指明所属技术领域人员可以取得该文献,也不需要所属技术领域人员明白该文献及认定该文献与发明有关连。故以可以引用一些艰僻难寻或不同语言的文献。而且更可引用多个与所属技术领域无关的文献拼凑一起来否定发明的创造性。过往很多时只有同业竞争者才专有的文件,因为一般技术人员很难指染而不能在辩论发明的创造性时引用,现在再没有这个困难了。由于没有了这项规限,辩论创造性时可以引用引用和拼凑的文献大大增加。
由此可见新例虽然将专利创造性的定义国际化,将审查水平与大多数国家及地区接轨,但却增加了申请的难度,也削弱专利的稳固性。虽然,专利的稳固性不会与其他国家的相差的太远,但实际上跟原来澳大利亚的专利法例下颁发的专利相比是下降低了。
专利的实用性、说明说内容的详尽性。
新法例也增加发明实用性的要求。发明实用性一直以来都仅指该项发明不只是纯属理论。说明书上只要涉及一个产品或一个可行的方法就算是满足了发明实用性的要求。在新法例实行以后,说明书的阐明需要具体和确实及带可靠的实用的性质。这项修改中针对过往只单单要求发明需要有实用性,而申请人用只简述发明会有可能便用在于某某工业方面的漏弊而设。
新法例也增加要求说明书必须具有足够及清晰的内容,使所属技术领域人员能够依从说明书复制该发明。由此来支持申请人要求的专利权力。
现时很难断言这两项个修改对解译专利的影向。因为很多时说明书夹杂了一个发明主体的内容、一些理论、一些发明者就其理论而推测的技术方案。而权力要求书主要是可以依足说明书上搞写的发明主体来撰写,但是这样会使保护规限在说明书上所载发明主体的内容,当主体更新改变后就很可能超出了权力要求书保护的范筹内。因此在澳大利亚撰写权力要求书的习惯,是从技术方案的核心理论为主体。有些细节则举一例以盖全。例如:说明书载甲部件与乙部件用螺丝钉接合,在权力要求书主则界定甲部件与乙部件以任何接合方式联接一起。往后法庭会解译任何接合方式既包括螺丝钉接合,也包括其他接合方式如:夹钉,胶水等。
在改例前,法庭会接纳这种举一例以盖全的阐译。在一些机械类别的发明,这种阐译也算合理。但是在化合物及一些方法发明时,这种举一例以盖全的阐译往往使权力要求书定义的发明远远超出发明人在说明书记载的发明。例如:发明是一化合物有某化合物有甲分子,乙分子及丙分子。主要因甲分子及乙分子而产生功效。故权力要求书定义发明是一化合物有某化合物有甲分子,乙分子及一自由基。此自由基包括了丙,丁,戊等分子。发明人可能没有测试含有丁,戊等分子的化合物,其功能也可能有异于说明书所记载。但新例以前那些主体仍可以包含在权力要求书中。新法例就是针对这类超出明书所记载的权力要求。新例实行后说明书必须具有足够及清晰的内容,使所属技术领域人员能够依从说明书复制该发明,才可支持该项权力要求。
新法例加强了说明书内容详尽性的要求。许多时审查员只是从文字上比较权力要求是否合理,但肯定不会依说明书记载复制发明去决定说明书内容是否足够详细以满足法例上的要求。故此专利中请通过审查员的评估,也不代表说明书有足够和清晰的内容细所属技术领域的人员能实资上复制发明。所以新例会为推翻专利埋下伏线,削弱专利的稳固性。
总结
新例对于PCT进入澳大利亚国家阶段的申请,在审查期间不会有太大的影向。因为许多国家有关创造性及说明书的要求,和澳大利亚新的专利法所要求,不遑多让。主要的颁发后专利的稳固性,却由于新例而显著地削弱了。
因此建议所有进入澳大利亚国家阶段的申请人,尽可能于2013年4月1日前向澳大利亚专利局提交审查要求书。有意在澳大利亚申请专利的人仕,也尽可能于2013年4月1日前向澳大利亚专利局提交申请及一拼提交审查要求书。
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郭先生是澳大利亚注册专利和商标律师,过很曾在澳大利亚专利局当审查员